[Ruslan_Sharipov]

Оформил и подал заявку на изобретение. Она успешно прошла формальную экспертизу и находится на этапе экспертизы по существу. Получил запрос от экспертизы ФИПС и хочу проконсультироваться по поводу ответа на него.

В моей заявке я заявляю группу из двух изобретений, одно из которых - устройство, а второе - способ его применения. В соответствии с этим в формуле изобретения я указал два независимых пункта (зависимых нет). Ближайший аналог (прототип) в заявке не указан, поскольку он мне не известен. Однако имеется множество устройств, аналогичных моему устройству по назначению, но существенно отличающихся по конструкции. Название таких устройств в качестве родового признака в моей формуле указано.

Теперь по поводу запроса эксперта.

В названии изобретения, в его описании и в формуле используется некий термин из общечеловеческой лексики, который наглядно характеризует форму устройства. В формуле изобретения этот термин поясняется менее наглядным, но более общим термином, пояснение заключено в скобки. Имеется также еще одно пояснение, заключенное в скобки.

1. Эксперт предлагает убрать скобки, как возможное препятствие для правовой защиты.

2. Эксперт предлагает скорректировать описание и полностью убрать термин, наглядно характеризующий форму устройства. Эксперт называет этот термин "техницизмом", хотя он более близок к общепонятной повседневной лексике.

Мои вопросы:

1. Может ли такое изменение, выполненное не по моей инициативе, а по запросу эксперта, привести к изменению даты приоритета заявки?

2. Могу ли я каким-то образом опротестовать указание эксперта без риска отказа в патенте?

3. Могу ли я предоставить затребованные изменения в форме дополнительных материалов, оговорив их условием того, что дата приоритета заявки останется первоначальной?

Опять по поводу запроса эксперта.

Мое описание устройства и способа его применения достаточно подробные. Но в формуле я указал лишь несколько признаков устройства и способа, на мой взгляд, достаточных для достижения технического результата.

3. Эксперт предлагает изменить формулу изобретения, добавив туда (в независимые пункты для устройства и способа его применения) практически все признаки из описания, заявляя, что они существенны для достижения технического результата.

Мои вопросы:

4. Не приведет ли расширение формулы за счет детализации конструкции устройства к сужению объема правовой защиты? Ведь в более поздней заявке другого автора могут быть заявлены отличающиеся детали конструкции или даже одна отличающаяся деталь. По способу также может быть заявлена то же самое действие с отличием в одной детали.

5. Пожалуйста, поясните как решается вопрос о приоритете, о новизне для последующих заявок, и об использовании запатентованного изобретения:
1) по совпадению всех признаков, заявленных в формуле?
2) по совпадению части или хотя бы одного из заявленных признаков?

6. Поясните, если можно с примерами, в каких случаях следует идти на расширение формулы? Следует ли расширять независимые пункты, или следует добавлять детализирующие признаки в зависимых пунктах.

Опять по поводу запроса эксперта.

4. Эксперт предлагает добавить в оба независимых пункта формулы словосочетание "отличающийся тем, что".

Мои вопросы:

7. В моей заявке нет конкретного прототипа, хотя имеются многочисленные устройства с аналогичным назначением. Могу ли я в этом случае настаивать на формулировке "характеризующийся тем, что"? Какая из формулировок предпочтительнее?

Мои вопросы общего плана.

8. В случае если я отклоню часть из рекомендаций эксперта (или все
рекомендации) в моем ответе на запрос, и эксперт не согласится с моими доводами, будет ли это означать немедленный отказ в выдаче патента. Или я могу каким-то образом оставить возможность продолжения дискуссии с экспертом через последующие запросы?

Опять по поводу запроса эксперта.

5. В своем запросе эксперт не указал противопоставленных источников информации.

Мои вопросы:

9. Означает ли это, что эксперт согласен с отсутствием ближайшего прототипа для моего устройства?

10. Если противопоставленные источники существуют, то как я могу о них узнать и запросить их копии, если они не указаны в запросе эксперта?

[Оксана Ивановна]

1. Эксперт без вашего согласия не может внести изменения в формулу и описание изобретения. И тем более внесение изменений никак не влияет на установление даты приоритета.
2. В ответе на запрос вы можете не согласиться с мнением эксперта и отстаивать свою точку зрения. Хорошо если вы будете подтверждать ваши высказывания ссылками на ГК, Регламент. В том случае , если ваш ответ будет неубедительным экспертиза может направить вам повторный запрос или вынести решение об отказе в выдаче патента. При несогласии с таким решением вы можете опротистовать его в Палате по патентным спорам.
3. Вы можете изменять формулу , вносить или исключать признаки, но главное чтобы они (эти признаки) не изменяли сущность заявленного изобретения, т.е. были раскрыты в первоначальных материалах заявки.
4. Объем правовой охраны определяется независимым пунктом формулы, поэтому включение независимых пунктов не повлечет сужение испрашиваемых притязаний.
5. Приоритет устанавливается по дате подачи заявки ( в вашем случае, поскольку существуют и др. условия установления приоритета). А дата подачи заявки устанавливается по дате поступления в Роспатент заявления, описания, и чертежей, если на них идет ссылка в описании.
Вторая часть вашего вопроса относится к определению патентоспособности изобретения, соответствию его новизне и изобретательскому уровню.
6. Если признаки влияют на получение технического результата, но при этом конкретизируют заявленное решение или являются частным случаем выполнения тех. решения целесообразно их включить в формулу в качестве независимых пунктов.
7. Если аналоги, которые вы описывали в заявке имеют общие признаки с вашим решением, то они могут быть вынесены в ограничительную часть. После этих признаков включают слова "отличающиеся тем, что" и далее следуют признаки которые отличают ваше решение от известных. Эксперт не имеет право вносить изменения в формулу без вашего согласия.
8. В дополнение к сказанному выше , хочу напомнить о вашем праве ходатайствовать о проведении переговоров в экспертом.
9., 10. Источники противопоставляются в тех случаях, когда они порочат новизну и/или изобретательский уровень. В этом случае эксперт сравнивает признаки из вашей формулы с изветсными решениями. Если в запросе нет таких протипоставлений можно предположить, что ваше изобретение является патентоспособным, но требуется корректировка формулы. Эксперт прав в том, что скобки не целесообразно включать формулу. В случае необходимости уточнения понимания смысла признака используют описание и чертежи. И еще помните, пожалуйста, что нарушением вашего патента признается использование каждого(!) признака независимого пункта формулы. Возможно, чтобы расширить ваши права, как раз и целесообразнее оставить более широкое определение признака, без его конкретизации!
Желаю удачи!

[Оксана Ивановна]

Извините, за доп. описки в указании зависимых пунктов в п. 4 и 6 . Првильно следует читать :
4. Объем правовой охраны определяется независимым пунктом формулы, поэтому включение зависимых пунктов не повлечет сужение испрашиваемых притязаний.
6.Если признаки влияют на получение технического результата, при этом конкретизируют заявленное решение или являются частным случаем выполнения тех. решения целесообразно их включить в формулу в качестве зависимых пунктов.

[Ruslan_Sharipov]

Уважаемая Оксана Ивановна!

Спасибо за ответ. Если можно, я задам более конкретные вопросы?

[Оксана Ивановна]

Конечно. Помогу, чем смогу.
ioi1606@mail.ru